En este artículo vamos a hablar de qué es una marca renombrada y una marca notoria. Antes de explicar lo que es una y otra marca, debemos aclarar que así como la Ley de Marcas 17/2001, en su redacción inicial, mencionaba ambos tipos de marcas y les confería una protección especial, en su modificación por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre sobre transposición de directivas en materia de marcas se eliminó la mención a las marcas notorias, limitando la protección ampliada a las marcas renombradas.
Ya hemos comentado en otras ocasiones que las marcas protegen una denominación, un logo, o una combinación de ellos (además de otros elementos como formas tridimensionales u otras formas reproducibles), siempre en relación con unos productos o servicios determinados (clasificados en 45 clases; el famoso nomenclátor internacional). No es posible proteger una marca “en general” o para todo, a no ser que se registre en todas las clases de ese nomenclátor.
Qué es el Principio de Especialidad y como afecta a las marcas renombradas y las marcar notorias
A la hora de hacer valer los derechos registrales de un titular de una marca y presentar, por ejemplo, oposición a una nueva solicitud de marca por considerarla parecida y confundible con la tuya, la Oficina tendrá en cuenta para qué se utiliza cada una de las marcas, por lo que puedes encontrarte con que acceda a registro una marca idéntica a la tuya, si esta nueva marca se dedica a algo que nada tiene que ver con ella. A esta limitación de la protección de la marca a su ámbito aplicativo se le llama el Principio de Especialidad.
Antes de la mencionada reforma de la Ley, se distinguía, como excepciones a este principio de especialidad, entre:
- Marcas notorias: las generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades
- Marcas renombradas: las conocidas por el público en general
Ahora este principio de especialidad sólo tiene una excepción: casos en los que la marca registrada está protegida más allá de los productos o servicios para los que está protegida. Es el caso de las marcas renombradas: cuando la marca es conocida por una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios amparados por ella (público general para los productos de consumo masivo y compradores específicos para los productos más especializados), y el uso del nuevo signo pueda suponer una ventaja desleal del distintivo, o el aprovechamiento indebido por la solicitante de la reputación del titular anterior. Como vemos, el concepto de marca renombrada se ha quedado ahora a medio camino entre lo que antes era la marca notoria y la marca renombrada, por lo que ambos conceptos quedan prácticamente asimilados e identificados como marca renombrada.
Para que esta protección ampliada sea concedida en cualquier procedimiento, el titular de la marca deberá presentar documentación y prueba que acredite ese renombre (con declaraciones juradas, resoluciones de Oficinas o tribunales, sondeos de opinión y estudios de mercado, premios, artículos, informes anuales, facturas, material publicitario…).
Si estás pensando en registrar una marca, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros para recibir un asesoramiento técnico especializado y una atención 100% personalizada. Si quieres, también puedes consultar en nuestro blog este artículo sobre el coste de registra una marca en España
Fotografía: Taras Chernus. Unsplash