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¿Es posible que dos marcas similares o incluso iguales accedan a registro?

El principio de especialidad de las marcas es la clave.

¿Qué es el principio de especialidad?

En base a él, no existe confusión cuando, a pesar de ser marcas similares, o incluso idénticas, se dedican a actividades o productos tan diferentes que el público consumidor no las confundirá, ni asociará sus orígenes empresariales.

Por eso, cada marca no se registra para todo, sino que tiene que especificarse para qué productos y/o servicios concretos se solicita protección.

¿Cuándo se puede impedir el registro de una marca por ser titular de otra anterior?

La Ley de Marcas vigente (Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre), lo deja claro en su definición de Marca (artículo 4) y la determinación de cuándo no se podrá registrar por la existencia de registros anteriores (artículo 6):

Artículo 4 Concepto de Marca

Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular

Artículo 6 Marcas anteriores

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

En conclusión, para que dos marcas sean incompatibles en el registro, tienen que ser confundibles en cuanto al signo Y en cuanto a los productos o servicios que designan. Si las marcas son iguales pero se dedican a sectores diferentes pueden convivir en el mismo mercado y registro.

La clasificación de Niza

La clasificación de Niza o el denominado Nomenclátor Internacional es un sistema de 45 clases que clasifica todos los productos y servicios que se pueden solicitar para una marca. Cuando se solicita una marca, se ha de determinar para qué clase o clases se solicita, y para qué productos o servicios concretos dentro de cada una. Este sistema ayuda a clasificar las actividades y ver si dos marcas se dedican a lo mismo.

Sin embargo, no es un sistema cerrado ni inflexible, dado que se tiene en cuenta al analizar la posible colisión de las marcas el mercado real, si los productos o servicios son complementarios o sustitutivos… o qué relación puede haber entre ellos, Según esto, puede determinarse que dos marcas son incompatibles aunque no protejan la misma clase, como por ejemplo en el caso de que una proteja zapatos en la clase 25 y otra la venta online de calzado de la clase 35.

¿Qué se tiene en cuenta a la hora de analizar si hay relación entre las actividades o no?

Hay varios aspectos a tener en cuenta cuando la coincidencia o no de los productos o servicios no es evidente. Estos aspectos son:
  • Naturaleza
  • Destino
  • Utilización
  • Carácter complementario
  • Carácter competidor
  • Canales de distribución
  • Público destinatario
  • Origen habitual

Valorando todos estos aspecto se podrá determinar mejor si los campos aplicativos son similares o diferentes, si pueden coincidir en el mercado y generar confusión en el consumidor… o no.

Investigación previa de anterioridades

Por todo lo anterior es siempre recomendable, antes de solicitar una nueva marca, realizar una investigación previa. Con ella, podremos detectar marcas iguales o similares en el mercado, y para qué están registradas. Con esa información, podremos valorar cómo enfocar el nuevo registro, de la forma más efectiva respecto de tiempo e inversión.

En Tecnopatent, ofrecemos ese servicio previo de forma totalmente gratuita, ¡consúltanos sin compromiso!.    

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