En este artículo vamos a hablar sobre algunos de los conflictos más frecuentes que suelen ocurrir entre marcas similares en diferentes países. Uno de los errores más frecuentes que vemos en el despacho es el de empresas que dan por hecho que, por tener su marca registrada en España, están protegidas en cualquier otro país donde decidan vender o expandirse. La realidad es bien distinta: el derecho de marcas es territorial. Esto significa que el registro solo produce efectos jurídicos en el país (o en la zona, en el caso de la Unión Europea) donde se ha solicitado. Fuera de ese territorio, la marca, por muy conocida que sea en su mercado de origen, no goza de ninguna protección automática.
Entendiendo la territorialidad como la base de los conflictos entre marcas similares en diferentes paises.
La territorialidad es la raíz de buena parte de los conflictos que surgen cuando dos empresas, sin ninguna relación entre sí, usan marcas idénticas o muy parecidas en países distintos. Puede tratarse de una simple coincidencia o, lamentablemente, de una apropiación deliberada por parte de un tercero que detecta una marca de éxito en un mercado extranjero y se apresura a registrarla en el suyo antes de que el titular original lo haga. Cuando esto ocurre, quien llega primero al registro suele llevarse la ventaja, y el titular legítimo puede encontrarse con la puerta cerrada para operar bajo su propio nombre en ese país.
La recomendación es clara: si su empresa tiene previsto vender, fabricar o simplemente promocionar su marca en un país determinado, es imprescindible registrarla allí con antelación, y no esperar a que el negocio esté consolidado. El coste de un registro preventivo es siempre inferior al de una disputa posterior.
¿Qué podemos hacer si nos copian la marca?
Ahora bien, ¿qué ocurre si alguien copia la marca en un país donde no se ha registrado? La ley no nos deja completamente desamparados, pero las vías de defensa son limitadas y exigen prueba. Existen, básicamente, dos escenarios en los que puede actuar sin registro previo:
Marca notoriamente conocida. Si su marca goza de un reconocimiento significativo entre el público de ese país, aunque no esté registrada allí, muchos ordenamientos (y el Convenio de París) le permiten oponerse al registro de un tercero o solicitar su nulidad. El reto está en acreditar esa notoriedad con datos objetivos: volumen de ventas, publicidad, presencia en medios o encuestas de reconocimiento.
Mala fe del solicitante. Si puede demostrar que quien registró la marca conocía la existencia de la suya y actuó con la intención de aprovecharse de su reputación o de bloquear su expansión, muchas legislaciones permiten anular ese registro por mala fe, con independencia de la notoriedad.
En ambos casos, la carga de la prueba recae sobre el titular original, y los procedimientos suelen ser largos y costosos. Por eso, la estrategia más eficaz sigue siendo la misma: registrar antes de expandirse, no después de tener que litigar. Si este tema te interesa te recomendamos consultar este artículo de nuestro blog sobre la explotación indebida de una marca notoria sin autorización.